요약

이번 아티클에서는 대리인에게 요청하긴 애매하지만, 직접 보기엔 막막한 분들을 위한 명세서 읽기의 키포인트를 전달합니다. 경쟁사의 기술을 한눈에 보는 법, 소송/분쟁 대비할 때 청구항을 해석하는 법, 소송을 발생했을 때 명세서에서 '어디'를 읽고, '무슨 정보'를 파악해야 하는지 알아봅니다.

목차

1. 경쟁사 보유특허 검토 시간을 단축하는 키포인트 

2. 소송과 관련하여 알고 있어야 할 명세서 키포인트

1. 경쟁사 보유특허 검토 시간을 단축하는 2가지 키포인트 

경쟁사의 보유 특허를 검토할 때, 명세서에서 어떠한 부분을 주요 포인트로 하여 살펴보면 보다 효과적일까요? 이것은 경쟁사의 특허를 체크하는 상황이 어떠한 상황이냐에 따라 달라집니다. 따라서 본 아티클에서는 이러한 상황을 2가지로 분류하여 설명하도록 합니다. 

먼저 1) 경쟁사의 보유 특허를 라이트하게 살펴보는 상황입니다. 즉 경쟁사와 아직 소송이나 분쟁은 일어나지 않았지만, 경쟁사가 어떠한 특허를 보유하고 있는 지, IP 포트폴리오를 어떻게 구축하고 있는 지 확인하는 경우입니다. 이 때, 명세서를 바라보는 것은 Specialist 같이 보는 것이 아닌 Generalist처럼 특허를 바라보아야 합니다. 즉, 경쟁사의 보유 특허를 전부 다 넓게 살펴보는 것이 중요한데, 이 때 특허 명세서의 발명의 명칭과 기술분야를 기초로 살펴보는 것이 중요합니다. 보통, 명세서에는 발명의 명칭과 기술 분야에서 본 명세서가 어떠한 기술을 담고 있는 지를 간략히 설명하고 있기 때문에, 이를 기초로 경쟁사 보유 특허를 넓게 확인하는 것이 중요합니다.

상기 예시를 보면, 상기 예시의 특허 권리자는 게임 회사인데, 발명의 명칭을 보면 탈중앙화 지갑 서비스, 전자지갑에서 게임을 관리, 게임 내 재화 획득에 따른 시장 내 가상 화폐 가치 변동성 등에 관해 포함하고 있습니다. 즉, 이러한 부분을 살펴보면, 상기 특허 권리자가 게임 내에서 어떠한 기술을 중점으로 특허 포트폴리오를 구축하고자 하는지 알 수 있습니다.

두번째로는 2) 경쟁사와 특정 특허 관하여 소송 또는 분쟁이 일어날 가능성이 높은 상황입니다. 이러한 상황은 경쟁사가 어떠한 특허를 기준으로, 내용증명 또는 경고장을 보낸 경우일 수 있습니다. 이 때, 이러한 특허에서 봐야 할 부분은 단연 청구항입니다. 발명 명세서에서 권리범위를 구축하는 것은 청구항에서 시작해서 청구항으로 끝납니다. 따라서, 청구항의 내용을 기준으로 경쟁사와 분쟁 국면이 달라지는 것이기 때문에, 이 때에는 청구항 중심으로 명세서를 살펴보아야 합니다. 다만, 청구항을 구체적으로 해석하고, 권리범위를 상정하는 부분은 특허 전문가인 변리사가 보다 잘 수행할 수 있으나, 본 아티클에서 청구항을 해석하는 방법에 대한 팁을 소개하고자 합니다.

통상적으로, 특허 출원이 이루어지면, 최초 청구항 그대로 등록되는 경우는 매우 드뭅니다. 그렇다면, 1차 의견제출통지 또는 2차 의견제출통지를 통해, 보정을 진행하게 되고, 최초 청구항과 등록 청구항 간의 차이가 발생하게 됩니다. 바로 이 차이점을 중심으로 청구항을 해석하는 방법이 하나의 팁이 됩니다.

<그림 1>

먼저, 이 예시를 살펴보면 그림 1은 본 등록 특허가 출원할 때 최초 청구항 1항에 대한 내용입니다.

<그림 2>

이후, 그림 2를 살펴보면, 그림 2는 이 등록 특허가 궁극적으로 등록된 청구항 1항을 확인할 수 있습니다. 즉, 최초 출원 시 청구항에서 상기 이중 시퀀스 딥 러닝 모델을 한정하는 내용을 보정하여 등록된 것을 확인할 수 있습니다. 그렇다면, 본 특허의 기술적 특징은 이중 시퀀스 딥 러닝 모델에 관한 구체적인 아키텍쳐에 있음을 확인할 수 있습니다. 그 이유는 보정을 할 때는 심사관이 거절한 부분에 대해 본 특허가 포함하고 있는 기술이 다른 선행 문헌과는 상이하고 진보적임을 주장하는 것이 통상적이기 때문입니다. 따라서, 이러한 방법을 통해 본 등록 특허의 기술적 특징이 어디에 있음을 보다 편리하게 확인할 수 있습니다.

2. 소송과 관련하여 알고 있어야 할 명세서 키포인트

그렇다면, 실제 소송이 발생한 경우, 특허 명세서의 어떠한 부분에 키 포인트를 두고 살펴보아야 할까요? 실제 소송이 발생한다면, 3가지를 주목해봐야 합니다. 그 3가지는 1) 청구항의 권리범위 해석, 2) 청구항의 권리범위를 기초로 회피 설계 여부 판단, 3) 회피 설계안이 명세서 발명의 설명 부분에 대응될 지 여부 판단으로 볼 수 있습니다.

이 때, 명세서를 통해 설명할 수 있는 부분은 3번 부분입니다. 즉, 1번과 2번 부분은 소송이 일어나면 통상적으로 전문가를 통해서 안내 받는 부분이라 충분히 인지하고 있을 가능성이 높으나, 3번 부분은 정확하게 인지하지 모르고 있을 부분입니다.

보다 구체적으로, 설명하면 소송이 일어나면, 특허권을 기초로 침해 주장을 받는 자는 특허권을 무효로 하는 적극적 대응을 하는 것이 일반적입니다. 이 때, 특허권을 무효로 하는 특허 심판 중 하나인 특허 무효 심판이 발생하면, 일정 요건을 만족하는 기간에 특허 정정이라는 프로세스를 특허권자가 수행할 수 있습니다. 특허 정정은 청구항을 발명의 설명 내의 범위에서 보정 또는 수정하는 것입니다. 그러므로 특허 소송이 일어나면, 특허권을 기초로 침해 주장을 받는 자는 현재 청구항뿐만 아니라 추후 특허 정정을 통해서 청구항이 보정될 때 구현될 수 있는 권리범위까지도 고려해서 비침해 주장을 하는 것이 바람직합니다.

그렇다면, 이러한 부분을 발명의 설명 즉 명세서에서 어떠한 부분에 주목해야 알 수 있을까요? 이에 대한 답은 청구항의 종속항 부분을 설명하고 있는 발명의 설명 부분, 나아가 종속항 부분을 설명하는 발명의 설명 중 종속항에는 구현되지 아니한 발명의 설명 부분을 주목해서 확인해야 합니다.

본 청구항 4항과 5항은 어떠한 출원 특허의 종속항입니다. 이 때, 객체와의 임계 거리를 산출하는 단계와 임계 거리 이내로 객체 차지 게이지를 제공하는 단계가 종속항의 기술적 특징임을 알 수 있습니다. 이 때, 상기 단계에 대해서 구체적으로 상술하고 있는 발명의 설명 부분을 확인하면

단락 0063, 0064 부분을 확인할 수 있습니다. 여기서 객체가 사용자 단말(100)로 제공될 때 객체 하단부 방향으로 임계거리를 설정하나, 상기 임계 거리가 객체 상단부 또는 좌, 우측에 설정될 수 있다고 기재하고 있는 바, 종속항에 기재되어 있는 내용 이외로 임계 거리는 객체 하단부 방향 또는 상단부 방향, 좌, 우측 방향으로 모두 설정될 수 있음을 확인할 수 있습니다. 따라서, 이러한 내용에 대해서 비침해 주장을 하여야 하는 당사자는 만약 임계 거리를 객체 하단부 하단부 방향이 아니라 다른 방향이다라고 주장한다면, 적절하지 않은 주장이 될 수 있습니다.

본 예시에서 살펴본 바와 같이 종속항에서 현재 구현하고 있지 아니한 부분은 특허 무효 심판 과정에서 청구항에 권리범위로서 구현될 가능성이 있는 바, 특허권을 기초로 침해 주장을 받는 자는 이러한 부분까지 고려하면서 비침해 주장을 하여야 하고, 회피 설계에 대한 전략에 기초로 자료로 삼아야 합니다.

본 아티클에서 경쟁사의 보유 특허를 바라볼 때, 명세서의 어떠한 부분을 주요 포인트로 하여 확인해야 하는지, 경쟁사와 소송이 시작되려 할 때, 또는 이미 경쟁사와의 소송이 시작된 경우 경쟁사의 명세서에서 어떠한 포인트를 확인해야 대비할 수 있는 지에 대해 상술하였습니다. 명세서는 단순히 특허 기술과 관련된 내용을 포함하고 있는 기술 소개서가 아닙니다. 따라서 이번 아티클을 통해, 소송과 관련하여 명세서가 가지고 있는 숨은 의미들에 대해 보다 쉽게 파악할 수 있기를 기대해 볼 수 있겠습니다.