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명세서 보정된 청구항에서 기술의 포인트와 출원전략 도출하기

  • 작성자팻스푼
  • 작성일2025.07.01
  • 조회수53
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보정된 청구항에서 기술의 포인트와 출원전략 도출하기

 저자 : 변성철 변리사
현) 특허법인 위더피플 변리사 (딥러닝, VR, 게임, 빅데이터 기술 관련 출원 및 특허 컨설팅 전문)
전) AI 기술 관련 헬스케어 플랫폼 사내 CIPO
요약
본 아티클은, 최초 기재한 청구항의 독립항과 등록 후 기재된 청구항의 독립항을 비교할 때 어떠한 부분을 중점으로 비교하여 보아야 하는 지 알려드리는 아티클입니다.
 
목차
1. 최초 청구항과 등록 후 청구항의 차이가 말해주는 것 2가지
2. 의견제출 과정에서 수정되는 청구항에 대해서 준비할 수 있는 포인트
 

1. 최초 청구항과 등록 후 청구항의 차이가 말해주는 것 2가지

특허는 출원과 동시에 특허권이라는 권리가 생기는 것이 아닙니다. 출원 후 심사과정을 거쳐서, 심사관과의 치열한 의견 다툼 이후, 특허 등록 결정이 송달되고, 특허 결정에 대해서 특허료 납부 및 특허 등록에 대한 의사 결정이 있은 이후, 비로소 특허권이 생성됩니다. 이때, 최초 출원한 특허 출원의 청구항 중 독립항과 등록 이후의 독립항은 그 내용이 동일한 경우가 많지 않습니다. 즉, 심사관의 의견 다툼 또는 의견 게재 과정에서 최초 출원한 청구항은 보정을 통해서 그 내용이 변경되고, 특허권이 발생한 경우, 최초 출원한 청구항과는 다른 내용으로 등록되는 경우가 많습니다. 이 과정은 매우 흔한 과정이며, 최초 출원한 내용대로 등록이 되는 경우는 실무상 거의 없다고 보셔도 됩니다. 

그렇다면, 최초 청구항과 등록 후 청구항이 단순히 변경되었다는 의미 말고 또 어떠한 의미를 가질까요? 크게 2가지 정도 추가 의미를 가질 수 있는데,
첫번째는 변경된 내용이 본 출원에서 말하는 가장 중요한 기술적 특징이 될 가능성이 높다는 점입니다. 여기서, 본 출원에서 말하는 가장 중요한 기술적 특징이 될 가능성이 높다고 설명하는 것이지, 무조건 가장 중요한 기술적 특징이 된다고 일률적으로 해석할 순 없습니다. 의견 게재 과정에서 부차적인 내용을 한정하면서, 특허 등록을 이루는 경우도 없지 않기 때문입니다. 따라서, 최초 출원한 청구항과 등록된 청구항을 비교할 때, 달라진 부분이 이 발명에서 말하고자 하는 기술적 특징이 될 가능성이 높겠다는 스탠스로 바라보시면 좋습니다. 

두번째는 등록 특허에서 최초 청구항과 등록 후 변경된 내용은 심사관이 진보성을 인정한 부분이라는 점입니다. 즉, ‘등록된 특허에서 어떠한 부분이 심사관에게 진보성을 어필하여 등록이 되었을까?’라는 질문의 답을 할 수 있는 부분이며, 추후 이 부분에 대해서 다른 방면으로 기술 개발한다거나, 이 부분에 대한 구체적인 기술적 진보를 이룬다면, 또 다른 특허를 창출할 수 있는 가능성이 높다는 의미입니다. 

<그림 1>
 
그림 1의 예시를 보면, 그림 1은 어느 공개된 특허의 최초 출원된 청구항 제1항입니다. 보통 청구항 제1항이 독립항이 되기 때문에, 최초 출원한 청구항과 등록된 특허의 청구항을 비교하기 위해서는 제1항을 보는 것이 일반적입니다. 
 
<그림 2>
 
그림 2는 그림 1의 특허의 등록된 청구항입니다. 보면, 결정 데이터가 현재 시점의 주식 거래 행위를 판단하고, DQN 유닛의 에이전트 수에 대한 구체적인 예시, DQN 유닛 아키텍쳐의 마지막 레이어에 관한 구체적인 한정 등을 살펴볼 수 있습니다. 따라서, 이 부분이 본 발명에서 말하고자 하는 기술적 특징이 될 가능성이 높습니다. 즉, 본 발명은 강화학습 알고리즘 기반 자동 주식 거래 방법에 대해서 기재하고 있으며, 이 때, 활용하는 강화학습 알고리즘 중 DQN, 구체적인 DQN 유닛, 그 구성요소에 대해서 기술적 특징으로 하는 것으로 볼 수 있습니다. 더 나아가, 이 특허를 출원한 출원인은 단순히 주식 자동 거래 서비스만 제공하는 것이 아니라, 실제 딥 러닝 모델 아키텍쳐에 대해서도 지식이 있는 출원인으로 해석할 수 있으며, 이 발명을 출원 또는 발명한 자는 딥 러닝 모델 아키텍쳐에 지식이 높음을 캐치할 수도 있습니다. 
 
2. 의견제출 과정에서 수정되는 청구항에 대해서 준비할 수 있는 포인트
 
그렇다면, 이렇게 최초 출원과 수정되는 청구항, 즉 등록된 청구항 간의 차이는 매우 중요할텐데 출원인은 이러한 과정에 대해서 어떻게 준비할 수 있을까요? 보통 이러한 차이는 업무를 위임받은 대리인인 변리사가 행하는 경우가 많고, 출원인은 그 업무에 대해서 익숙치 않기 때문에 어떻게 준비해야 하는 지 모르는 경우가 많습니다. 따라서, 이러한 경우 몇 가지 팁을 가지고 있다면, 수정되어 등록되는 청구항에 대해서 보다 준비할 수 있을 것입니다.
 
첫째로, 구성 요소를 한정하는 내용의 Depth입니다. 
 

다시 그림 2에서 DQN 유닛의 구체적인 아키텍쳐 및 마지막 레이어를 한정하는 것은 딥 러닝 기술 전체적으로 봤을 때, 그 Depth가 깊은 과정입니다. 따라서, 이러한 보정으로 등록된 청구항은 그 권리범위가 다소 협소하게 해석될 수 있습니다. 왜냐하면, DQN 유닛 아키텍쳐에 대해서 이 내용 그대로 실시하여야, 권리행사를 할 수 있는 가능성이 있기 때문입니다. 따라서, 보정 시, 수정할 때의 그 Depth가 너무 깊지 않고 적절하게 한정할 수 있도록 출원인은 면밀히 확인할 필요가 있습니다.

둘째로, 등록을 도모하였다면, 보정한 내용에서 일부는 다시 분할출원의 독립항으로서 특허 포트폴리오를 구축할 가능성이 있는 지 살펴보는 것입니다.

다시 그림 2를 살펴보면, 여기서 상기 밀집 계층, 밀집 계층 이후 아웃 계층, 최종 밀집 계층으로 구성되어 있는데, 상기 부분은 권리범위를 행사하기 협소할 수 있으므로, 상기 부분을 제외하고, 분할출원을 진행함으로서, 권리범위를 다시 리사이징 할 수 있는 기회를 면밀히 살펴보아야 합니다. 따라서, 마지막 레이어 부분과 추가적인 발명의 설명에서 본 발명에서 기술적으로 주장할 수 있는 부분을 독립항으로 기재하여 분할출원을 진행하는 것도 특허 포트폴리오를 구현할 수 있는 하나의 방법이 됩니다. 
 

보다 구체적으로 상술하면, 특허 등록 시, 수정된 부분은 결국 심사관이 그 부분에 대해서 신규성 또는 진보성을 부정하지 않아서 등록된 것이기 때문에, 심사관은 그 부분에 대해서 기술적 특징으로 인정하고 있다고 판단하며, 이 때, 이 부분과 추가적인 기술적 내용을 포함하여 진행하면, 분할출원의 그 등록 가능성도 조금은 확보할 수 있다고 판단할 수 있습니다. 


본 아티클에서는 최초 출원한 청구항과 등록된 청구항과의 비교, 등록하기까지 수정되는 청구항에서 출원인이 준비할 수 있는 포인트에 대해서 상술하였습니다. 이 부분은 일률적으로 판단하거나, 어떠한 법칙이라 볼 수는 없고, 실무상에서 활용할 수 있는 하나의 팁이 될 수 있겠습니다. 본 아티클을 통해 출원 후 통상적으로 발생하는 의견제출통지에 과정에서 등록 청구항으로 가는 업무를 수행할 때 조금의 도움이 되시기를 바라겠습니다. 

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